Accordi di licenza negli Stati Uniti [licensing agreement]: guida essenziale per le imprese che vogliono stipulare un contratto di licenza in America

I diritti di proprietà industriale rappresentano un asset strategico per le aziende: il valore d'impresa è sempre più legato a beni intangibili come marchi, brevetti e design

Un accordo di licenza è un contratto formale attraverso il quale il titolare di una proprietà [Licenziante] concede a un'altra parte [Licenziatario] il diritto di utilizzo secondo termini prestabiliti.

Nei contratti di licenza rivolti al mercato americano, il licenziante concede al licenziatario il diritto di produrre e commercializzare prodotti, sfruttare un marchio o applicare una tecnologia brevettata all'interno degli Stati Uniti.

In cambio, il licenziatario si impegna a rispettare le condizioni stabilite nell'accordo e a versare un compenso, generalmente sotto forma di royalty.

Gli accordi di licenza regolano le condizioni di utilizzo di una proprietà intellettuale da parte di terzi

Principali elementi di un accordo di licenza negli Stati Uniti

Il contratto può riguardare diverse tipologie di proprietà, tra cui beni reali, beni mobili e proprietà intellettuale.

Nel caso della proprietà intellettuale, gli accordi di licenza disciplinano l’uso di brevetti, marchi e diritti d'autore su opere creative.
 

Le tipologie di licenza più diffuse negli Stati Uniti

Esistono tre principali categorie di accordi di licenza:

• Licenza esclusiva
  Conferisce al licenziatario diritti esclusivi sull’uso della proprietà intellettuale negli Stati Uniti, impedendo al licenziante di concedere la stessa licenza ad altri. Questo tipo di accordo comporta generalmente costi più elevati per il licenziatario.

• Licenza non esclusiva
  Il licenziatario ottiene il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale, ma il licenziante mantiene la facoltà di concedere la stessa licenza ad altri. Questo modello è il più comune poiché permette a più soggetti di utilizzare la stessa risorsa.

• Licenza unica
  Garantisce al licenziatario l’esclusiva sulla concessione in licenza della proprietà, pur riservando al licenziante il diritto di utilizzo diretto. Rispetto alla licenza esclusiva, è una formula più favorevole al licenziante.
   

Ogni contratto di licenza per gli Stati Uniti deve specificare le parti coinvolte e i limiti di utilizzo della proprietà intellettuale

Esempi pratici di accordi di licenza

L'accordo definisce le modalità di sfruttamento della proprietà intellettuale, spesso soggette a limiti geografici o temporali.

In alcuni casi, vengono previsti meccanismi di ridimensionamento che determinano l’incremento delle royalty al superamento di determinate soglie di utilizzo.

Esempio pratico:

Un editore che desidera usare un’illustrazione sulla copertina di un libro deve stipulare un accordo di licenza con il detentore dei diritti sull'immagine. L'accordo potrebbe prevedere limitazioni, come l'esclusione dell’uso dell’illustrazione in determinate campagne pubblicitarie o l’applicazione di nuove tariffe dopo un certo numero di copie vendute.

Gli accordi di licenza sono fondamentali nel diritto della proprietà intellettuale e trovano applicazione in molteplici settori:

• Chi utilizza software sottoscrive implicitamente una licenza con il titolare del copyright;

• Un franchisee di McDonald’s ha un contratto di licenza che gli permette di usare il marchio e il materiale promozionale del brand;

• I produttori di giocattoli stipulano accordi con gli studi cinematografici per creare prodotti ispirati ai film e ai loro personaggi.
   

Stipulare un contratto di licenza per gli Stati Uniti

Per redigere un accordo di licenza è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto delle licenze e delle royalty

Il settore della proprietà intellettuale è complesso, soprattutto negli Stati Uniti, dove la giurisprudenza in materia è ampia e articolata.

È fondamentale che il titolare dei diritti definisca con precisione i termini dell’accordo, evitando clausole ambigue che potrebbero compromettere la corretta valorizzazione della proprietà intellettuale.

La tutela e lo sviluppo della proprietà industriale sono elementi chiave per la competitività aziendale.

Innovazione, design, know-how e branding sono fattori cruciali per distinguersi in un mercato globale sempre più competitivo.

In Italia, la disciplina in materia è regolata dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e dal Codice Civile.

A cura di Tamara Natilla
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Tamara Natilla
Nata a Bari, si è laureata in giurisprudenza d’impresa presso l’Università degli Studi di Bari.
Dopo un periodo di ricerca presso l’Università Complutense di Madrid, si è trasferita negli Stati Uniti per approfondire le tematiche legate alla "common law".
Dimostra elevate capacità decisionali, una propensione all’aggiornamento continuo e una notevole sicurezza professionale.
Collabora con la redazione di ExportUSA nell’area legale dedicata agli Stati Uniti.