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Accordi di licenza negli Stati Uniti [licensing agreement]: ecco cosa deve sapere ogni impresa per stipulare un accordo di licenza in America

I diritti di proprietà industriale costituiscono un importante asset aziendale da coltivare e tutelare: il valore delle aziende è sempre più rappresentato da beni intangibili come il marchio, i brevetti, il design

Un accordo di licenza è un accordo scritto con il quale il titolare di una proprietà [Licenziante] concede a un'altra parte [Licenziatario] il permesso di utilizzare tale proprietà in base a parametri specificati.

In un tipico accordo di licenza per l'America, il licenziante concede al licenziatario il diritto di produrre e vendere beni, applicare un marchio, o utilizzare una tecnologia brevettata di proprietà del licenziante sul mercato americano.

In cambio, il licenziatario di solito presenta una serie di condizioni riguardanti l'uso della proprietà del licenziante e accetta di effettuare pagamenti, noti come royalties.


Preparare un contratto di licenza da usare in America

 

Elementi di un accordo di licenza tipico per gli Stati Uniti

Gli accordi di licenza stabiliscono i termini in base ai quali una parte può utilizzare la proprietà registrata da altri

La proprietà coinvolta in un accordo di licenza può essere reale, personale o intellettuale, ma gli accordi di licenza sono spesso utilizzati per la proprietà intellettuale .

La proprietà intellettuale si riferisce a beni immateriali quali brevetti e marchi per tecnologie, ma anche diritti d'autore per opere scritte o visive.


 

Quali sono i tipi di accordi di licenza più comuni in America?

I licenziatari della proprietà intellettuale utilizzano tre tipi principali di accordi di licenza:


 

Esempi di accordi di licenza

In un tipico accordo di licenza per gli Stati Uniti, vanno definite le parti coinvolte e l'ambito della proprietà intellettuale concessa in licenza

Nell'accordo di licenza saranno specificati i modi in cui il licenziatario per l'America può utilizzare la proprietà intellettuale, spesso limitata dalla geografia o da un periodo di tempo specificato.

A volte un accordo di licenza per gli Stati Uniti include termini di ridimensionamento in modo tale che verranno addebitate nuove royalty se la proprietà viene riutilizzata un certo numero di volte.

Ad esempio:

se un editore di libri desidera utilizzare un'illustrazione sulla copertina di un nuovo libro, probabilmente dovrà stipulare un accordo di licenza con la parte che possiede i diritti di proprietà sull'illustrazione.  La parte che concede la licenza può concordare che l'immagine possa essere utilizzata, ma può includere alcune restrizioni nell'accordo: che l'immagine non sia inclusa in specifiche campagne pubblicitarie, per esempio, o che le nuove tasse debbano essere pagate ogni 10.000 copie vendute.

Gli accordi di licenza sono onnipresenti e costituiscono una parte importante della legge sulla proprietà intellettuale:


 

Entrare in un contratto di licenza per gli Stati Uniti

Quando si stipula un accordo di licenza, va sempre consultato un avvocato americano specializzato in materia di licenze e royalty

La materia della proprietà intellettuale è estremamente complicata poiché in America esiste una profonda case history in merito.

C'è il rischio che il titolare del copyright possa non comprendere le restrizioni da mettere in atto in un accordo di licenza, o possa non includere termini che consentono al titolare del copyright di beneficiare in modo equo dell'utilizzo della proprietà intellettuale da parte del licenziatario.

Ricordiamo che l’importanza di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà industriale nasce da un concetto fondamentale: la competitività.

L’innovazione, la creatività, il know-how, la ricerca, ma anche l’aspetto estetico dei prodotti o il carattere attrattivo dei marchi: sono questi i fattori che consentono alle imprese di essere competitive in un mercato altamente concorrenziale.

In Italia la materia è regolata dal Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, e/o dal Codice Civile.

A cura di Tamara Natilla

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Tamara Natilla
Nata a Bari, è una neolaureata in giurisprudenza d’impresa presso la Università

degli studi di Bari. 

Dopo aver condotto le ricerche per la stesura della tesi presso l’Università Complutense di
Madrid si è trasferita in USA per approfondire alcune tematiche legate alla "common law".
Nonostante la sua giovane età mostra spiccate capacità decisionali e manageriali, una
costante propensione all’aggiornamento, e indubbiamente anche molta "self confidence".

Collabora con la redazione di ExportUSA per l'area legale dedicata agli Stati Uniti.