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La registrazione del marchio [trademark] negli Stati Uniti d'America è molto più importante di quello che si creda per poter assicurare il successo delle vostre attività

  1. Scegliere il marchio da registrare [il nome in pratica]
  2. Scegliere il logo da registrare associandolo al Trademark;
  3. Inoltrare la richiesta di registrazione all'Ufficio MarchI e Brevetti americano [USPTO]
  4. Rispondere alle comunicazioni [Notice of Action] dell'avvocato interno della USPTO [in genere la prima revisione arriva 3 mesi dopo la richiesta di registrazione]
  5. Se non ci sono obiezioni, entro 6 mesi inviare le prove di utilizzo in commercio del marchio [Statement of Use]
  6. Dopo circa altri 6 mesi arriva l'approvazione da parte dell'USPTO;
  7. Segue la Pubblicazione della registrazione del marchio;
  8. Dopo la pubblicazione ci sono 30 giorni di tempo per ricevere i ricorsi di terze parti;
  9. Se non ci sono ricorsi la registrazione del marchio è approvata e diventa effettiva;
  10. Ricordarsi di rinnovare il marchio trascorsi 5 anni dalla prima registrazione;
  11. Il secondo rinnovo va fatto invece dopo 10 anni e, in seguito, la registrazione ha validità permanente.

È cruciale analizzare la situazione a livello di marchi registrati prima di avviare un'attività negli Stati Uniti


Come registrare un marchio negli USA


 

La definizione di marchio in America: “una parola, frase, simbolo o elemento di design, o combinazione dei precedenti, che identifica e distingue la provenienza di beni o servizi”

In America, i diritti di proprietà sul marchio nascono nel momento in cui il marchio inizia ad essere effettivamente utilizzato in commercio

Dunque la sua registrazione presso il USPTO (US Patent and Trademark Office) non é necessaria per esserne titolari. Registrare il marchio però aiuta a dare la prova che il marchio è di vostra proprietà ed è stato da voi registrato.  Preoccuparsi della registrazione del marchio mesi o anni dopo aver fatto l'ingresso sul mercato americano potrebbe riservare brutte sorprese.

Approfondimenti sulla registrazione dei brevetti in America


 

I Vantaggi di registrare un marchio

La registrazione del marchio dà accesso a vantaggi che vanno al di là del riconoscimento del diritto di proprietà

Ad esempio, il proprietario di un marchio registrato negli Stati Uniti é riconosciuto come il proprietario dei diritti sui prodotti e servizi specificati nella registrazione, ed ha titolo al suo utilizzo sul territorio statunitense. É possibile fare domanda di registrazione anche senza essere cittadini statunitensi, indicando tuttavia un rappresentante residente in America delegato per le operazioni burocratiche.


 

I costi per registrare un marchio negli Stati Uniti

Si può scegliere di registrare solo il nome, solo il logo grafico oppure entrambi. In genere tutti scelgono di registrare allo stesso tempo sia il nome che il logo grafico che poi è l'immagine cui più di altre è associata l'immagine aziendale [che eè fatta appunto siì dal nome ma poi anche dalla grafica]

Il costo di registrazione varia a secondo che si registri solo il nome o anche il logo e ovviamente i costi sono più alti quando si registrano entrambi.

Per la registrazione di Marchio e Logo vanno messi a budget circa $2,500 per una classe di registrazione, con $700 aggiuntivi per ciascuna ulteriore classe di riferimento. Diciamo "budget" perché i costi possiano variare a seconda di diversi elementi, ad esempio:
  • Se esistono marchi già registrati in possibile conflitto, per cui dobbiamo preparare dei documenti accessori di difesa o fare ricerche approfondite.
  • Se il marchio o il logo vengono già utilizzati in commercio negli Stati Uniti ed esistono prove che possiamo recuperare e inviare all'Ufficio Brevetti.
  • Se il logo contiene già le parole e volete registrare una sola proprietà intellettuale.
Per il brevetto invece, la registrazione fatta in Italia molto probabilmente può essere utilizzata come base per la registrazione in America, ma il passaggio non è automatico. Per dare delle informazioni sulla procedura e costo serve analizzare i documenti di registrazione del brevetto in Italia. La procedura di registrazione dei brevetti è molto più laboriosa e costosa rispetto alla registrazione del semplice trademark. 


 

Durata della registrazione del marchio in America 

A differenza di diritti d'autore e brevetti, il diritto di marchio può durare in maniera indefinita se il titolare continua ad utilizzarlo per identificare i propri prodotti o servizi. Il termine per la registrazione é di 10 anni, con 10 anni di rinnovo. Dopo ogni 6 anni durante ogni periodo di validità della registrazione del marchio però, va inoltrata una dichiarazione che il marchio è ancora in uso in commercio.


 

Controversie che sorgono in seguito alla registrazione dei marchi

Come vengono gestite le controversie in caso di conflitti tra marchi?

In fase di registrazione, un delegato del PTO effettua una ricerca sul database dei marchi registrati (consultabile pubblicamente). Esattamente come accade in Italia, per determinare l'esistenza di un conflitto si prende in considerazione il rischio di una possibile confusione nel consumatore medio. 


Si vuole evitare che determinati beni e servizi vengano attribuiti ad un produttore differente da quello effettivo. I due fattori presi in considerazione nella valutazione sono la similarità dei marchi e l'appartenenza a settori affini. Anche in questo caso analogamente all'Italia, per essere considerati “in conflitto” i marchi non devono essere identici, ma simili al punto da generare confusione nel cosiddetto “colpo d'occhio” del consumatore davanti lo scaffale.

Come metodo risolutivo delle controversie sui marchi in America in genere si predilige quello temporale: in caso di due o più richieste di registrazione per marchi simili, viene accolta quella presentata per prima e rigettate le altre.


 

Condizioni per poter registrare un marchio negli Stati Uniti d'America

  • Il marchio deve essere stato usato in commercio almeno una volta;
  • L'uso in commercio del marchio deve essere stato fatto in più stati oppure tra nazioni diverse;
  • Il marchio da registrare in America non è già stato registrato da altri;
  • Il marchio non ingenera confusione nel pubblico;
  • Il marchio non è troppo generico;
  • Non si tratta di un marchio la cui registrazione sia vietata per legge.

Si può inoltrare la richiesta di registrazione del marchio anche se non lo si è ancora usato in commercio [registrazione basata sull' intent to use]. In questo caso il marchio non è immediatamente registrato e protetto. Lo USPTO accoglie la richiesta di registrazione in via temporanea ed entro sei mesi bisogna fornire la prova dell'uso in commercio negli Stati Uniti.


 

Registro Principale e Registro Supplettivo nella registrazione dei marchi negli Stati Uniti

L'ufficio dei marchi e brevetti americano mantiene in realtà due registri di marchi: il registro principale e quello supplettivo.

La classe di registrazione del marchio

I marchi vengono registrati in connessione ad una classe di prodotti o di servizi. A secondo del prodotto che vendo o del servizio che offro, andrò a registrare il mio marchio nella classe corrispondente. Esempi di classi di marchi possibili:

è possibile registrare il proprio marchio in più classi. Ad esempio di può registrare un marchio nella classe Prodotti per la Casa ma anche Piccoli Elettrodomestici.


 

Vantaggi offerti dalla registrazione del marchio nel registro supplettivo

Come registrare il marchio per gli Stati Uniti d'America

I servizi di ExportUSA per la registrazione del marchio

Questi i passi necessari per poter preparare la pratica di registrazione del marchio negli USA:

A seguito di queste informazioni faremo una ricerca per determinare se:

In seguito vi forniremo un rapporto dettagliato sulle opzioni disponibili per la registrazione negli Stati Uniti.  Come marchi si possono registrare parole, immagini e combinazione di testi ed immagini.


 

Questi sono i tipi di marchio che si possono registrare in America:


Alcuni esempi di Sound Mark famosi nel mondo:

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