Come funziona la disciplina dei marchi negli Stati Uniti d'America? Cosa bisogna fare per registrare un marchio?





Registrare un marchio negli Stati Uniti d'America. La registrazione di marchi e brevetti

USPTO - Ufficio marchi America

30/10/2018

Come registrare il marchio per gli Stati Uniti d'America: i servizi di ExportUSA per la registrazione del marchio

Questi i passi necessari per poter preparare la pratica di registrazione del marchio negli USA:

  • Forniteci una descrizione della vostra azienda: cosa fate, che mercati seguite e, soprattutto, diteci se avete mai lavorato o venduto negli Stati Uniti;
  • Dettagli precisi di tutti i contatti commerciali e i rapporti di vendita che avete avuto con clienti americani;
  • Descrizione del marchio che intendete registrare negli USA;
  • Descrizione del o dei campi di attività alle quali volete estendere la protezione che la registrazione del marchio accorda;
  • Ragione sociale o nome di chi sarà il titolare della registrazione del marchio. 

A seguito di queste informazioni faremo una ricerca per determinare se:

  • Il marchio proposto può essere registrato;
  • Se altri hanno già registrato il marchio proposto o un marchio simile nelle classi di registrazione prese in considerazione.

In seguito vi forniremo un rapporto dettagliato sulle opzioni disponibili per la registrazione negli Stati Uniti.  Come marchi si possono registrare parole, immagini e combinazione di testi ed immagini.



Questi sono i tipi di marchio che si possono registrare in America:

  • Word Mark (“standard character” drawings)
  • Design Mark
  • Color Mark
  • Shape
  • Sound Mark
  • Scent or Flavor Mark
  • Touch Mark
  • Motion Mark
  • Collective Membership Mark
  • Certification Mark

La registrazione del marchio [trademark] negli Stati Uniti d'America è molto più importante di quello che si creda per poter assicurare il successo delle vostre attività

È cruciale analizzare la situazione a livello di marchi registrati prima di avviare un'attività negli Stati Uniti. Preoccuparsi della registrazione del marchio mesi o anni dopo aver fatto l'ingresso sul mercato americano potrebbe riservare brutte sorprese

La disciplina per la registrazione dei marchi negli Stati Uniti d'America [trademark] non differisce particolarmente da quella italiana.  



I marchi negli Stati Uniti



La legge definisce il marchio come “una parola, frase, simbolo o elemento di design, o combinazione dei precedenti, che identifica e distingue la provenienza di beni o servizi”.

In America, i diritti di proprietà sul marchio nascono nel momento in cui il marchio inizia ad essere effettivamente utilizzato in commercio. Dunque la sua registrazione presso il USPTO (US Patent and Trademark Office) non é necessaria per esserne titolari. Registrare il marchio però aiuta a dare la prova che il marchio è di vostra proprietà ed è stato da voi registrato.



I Vantaggi di registrare un marchio

La registrazione del marchio dà accesso a vantaggi che vanno al di là del riconoscimento del diritto di proprietà: ad esempio, il proprietario di un marchio registrato negli Stati Uniti é riconosciuto come il proprietario dei diritti sui prodotti e servizi specificati nella registrazione, ed ha titolo al suo utilizzo sul territorio statunitense. É possibile fare domanda di registrazione anche senza essere cittadini statunitensi, indicando tuttavia un rappresentante residente in America delegato per le operazioni burocratiche.



Durata della registrazione del marchio in America 

A differenza di diritti d'autore e brevetti, il diritto di marchio può durare in maniera indefinita se il titolare continua ad utilizzarlo per identificare i propri prodotti o servizi. Il termine per la registrazione é di 10 anni, con 10 anni di rinnovo. Dopo ogni 6 anni durante ogni periodo di validità della registrazione del merchio però, va inoltrata una dichiarazione che il marchio è ancora in uso in commercio.



Controversie che sorgono in seguito alla registrazione dei marchi

Come vengono gestite le controversie in caso di conflitti tra marchi? In fase di registrazione, un delegato del PTO effettua una ricerca sul database dei marchi registrati (consultabile pubblicamente). Esattamente come accade in Italia, per determinare l'esistenza di un conflitto si prende in considerazione il rischio di una possibile confusione nel consumatore medio. 


Si vuole evitare che determinati beni e servizi vengano attribuiti ad un produttore differente da quello effettivo. I due fattori presi in considerazione nella valutazione sono la similarità dei marchi e l'appartenenza a settori affini. Anche in questo caso analogamente all'Italia, per essere considerati “in conflitto” i marchi non devono essere identici, ma simili al punto da generare confusione nel cosiddetto “colpo d'occhio” del consumatore davanti lo scaffale.

Come metodo risolutivo delle controversie sui marchi in America in genere si predilige quello temporale: in caso di due o più richieste di registrazione per marchi simili, viene accolta quella presentata per prima e rigettate le altre.



Condizioni per poter registrare un marchio negli Stati Uniti d'America

  • Il marchio deve essere stato usato in commercio almeno una volta;
  • L'uso in commercio del marchio deve essere stato fatto in più stati oppure tra nazioni diverse;
  • Il marchio da registrare in America non è già stato registrato da altri;
  • Il marchio non ingenera confuzione nel pubblico;
  • Il marchio non è troppo generico;
  • Non si tratta di un marchio la cui registrazione sia vietata per legge.

Si può inoltrare la richiesta di regsitrazione del marchio anche se non lo si è ancora usato in commercio [registrazione basata sull' intent to use]. In questo caso il marchio non è immediatamento registrato e protetto. Lo USPTO accoglie la richiesta di registrazione in via temporanea ed entro sei mesi bisogna fornire la prova dell'uso in commercio negli Stati Uniti.



Registro Principale e Registro Supplettivo nella registrazione dei marchi negli Stati Uniti

L'ufficio dei marchi e brevetti americano mantiene in realtà due registri di marchi: il registro principale e quello supplettivo.

  • Il registro principale dei marchi [Principal Register of Trademarks] è quello che tutti conosciamo e che garantisce la massima protezione al marchio in America nei confronti dei concorrenti. 
  • Il registro supplettivo [Supplemental Register]è un registro secondario dove si possono registrare marchi che non vengono accettati nel registro principale. 



La classe di registrazione del marchio

I marchi vengono registrati in connessione ad una classe di prodotti o di servizi. A secondo del prodotto che vendo o del servizio che offro, andrò a registrare il mio marchio nella classe corrispondente. Esempi di classi di marchi possibili:

  • abbigliamento 
  • servizi pubblicitari
  • produzione mobili
  • ristorazione
  • produzione accessori per automobili, etc.

è possibile registrare il proprio marchio in più classi.



Vantaggi offerti dalla registrazione del marchio nel registro supplettivo

  • è possibile usare il simbolo della registrazione "®";
  • è impossibile capire se il marchio è registrato nel registro principale o in quel supplettivo dal solo numero di registrazione;
  • L'iscrizione nel registro supplettivo dei marchi può aiutare nella registrazione del marchio in altri paese.

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